「肆意或恶意行为」:最高法院如何修订蓄意专利侵权规则?(台湾)

陈安揆 美国哥伦比亚特区律师

去年十月,关于何时应核给加重专利侵权损害赔偿的标准,最高法院针对联邦巡回法院Halo Electronics v. Pulse Electronics 及Stryker Corporation v. Zimmer Inc.两个案件授予调卷令。易言之,Halo一案进行调卷的唯一问题为:「联邦巡回法院是否采用了美国法典第35部第284条(35 U.S.C. §284)规定的呆板的两步骤测试(two-part test)加重专利侵权损害赔偿,因而铸下错误,而本院过去于Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014)一案中曾经拒絶依据美国法典第35部第285条类似用语规定就课以律师费采用僵化两步骤测试。」随着言词辩论预定于2月23日举行,此庭讯将为最高法院近年来首次直接处理加重专利侵权损害赔偿,由于美国目前仍为专利侵权得适用反托拉斯风格三倍损害赔偿的唯一管辖地,因此全球专利法界正密切关注此结果。

Halo是一家小型电子组件供货商,拥有电子装置内部IC板表面安装电子封装三项专利。Pulse Electronics是表面安装电子组件供货商,产品交运美国及海外客户。Halo似乎曾向Pulse提出授权要约,但由于据传Pulse内部认定Halo的专利可能无效,因此并未接受此要约。2007年Halo于内华达州地方法院控告Pulse侵犯专利,Pulse否认侵权,并基于显而易见性,质疑Halo专利的有效性。尽管地方法院的确认定Pulse为美国买方制造、出货及交付的Pulse产品侵犯了Halo的专利,但却不愿为美国境外买方制造、出货及交付的Pulse产品作相同认定,并认为Pulse的侵权并非蓄意。Halo针对最后两项认定上诉联邦巡回法院,Pulse则认为地方法院未基于显而易见性而认定Halo专利无效而提出交互上诉。联邦巡回法院肯认地方法院的裁定,并驳回Halo关于蓄意问题的论点。Halo因而针对联邦巡回法院关于蓄意与否的判定上诉最高法院。

其实专利侵权的三倍损害赔偿于美国已有不起眼的悠久历史。1793年专利法原先规定所有侵权者应支付的损害赔偿金额,至少三倍于专利权人向他人出售或授权发明的价格。直到1836年专利法施行时,该法律才将补偿性赔偿改为加重损害赔偿,并订了实际损害的三倍上限,并规定该裁罚「应仅依个案情况」核给。一世纪以来,此文字于国会少有重大变动,且美国法典第35部第284条目前的法律文字源于1952年专利法,规定如下:「法院裁定原告胜诉时,应核给原告足以补偿侵权的损害赔偿...陪审团未核给损害赔偿时,法院应酙予考虑。无论如何,法院最高可核给认定或核定金额的三倍损害赔偿。」然而,该用语絶未明确注明法院得裁定被告支付三倍损害赔偿的情形。

最高法院在1854年Seymour v. McCormick一案首次尝试解释专利法三倍损害赔偿条款,并认定三倍损害赔偿应仅限于「肆意或恶意」侵权者,因为倘若基于无知或善意而作为的被告也要承担相同罚则并不公平。除了民事侵权法认知到惩罚性损害赔偿应仅限于恶意情形,此规则于后来专利侵权案件中也广为下级法院及最高法院本身所采用。由于「肆意或恶意」或「蓄意」后来的用语的构成要件及原告加重损害赔偿的可能性缺乏明确标准,因此意味者过去成功主张蓄意专利侵权的比例仍然偏低。

联邦巡回法院于1982年成立作为专利上诉法院之后不久,联邦巡回法院即于Underwater Devices v. Morrison-Knudsen, 717 F.2d 1380 (Fed.Cir.1983)一案揭橥了评估蓄意侵权的方法,主要基于受控告侵权者判断其是否侵权时是否履行了适当注意(due care)积极责任的相关「全盘事实情况」(totality of circumstances)。证明此适当注意要求的关键证据为律师专业意见认为被告未侵权,且被告依赖该意见即显示其基于诚信而作为。反之,若未取得此意见,即视为侵权者疏于取得意见,或该意见建议侵权者不要从事建议的行为,这构成了消极推论(negative inference)。使用律师意见作为反驳蓄意侵权的关键证据之问题在于取得专利侵权评估意见所费不赀(不过为了因应蓄意侵权的加重损害赔偿的威胁,这个费用省不了),此外,若提出前述意见,也可能造成被控侵权者必须抛弃律师当事人间的保密特权。即使联邦巡回法院于Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 383 F.3d 1337 (Fed.Cir.2004)一案已不再采用前述未取得律师意见的消极推论,但Underwater Devices的全盘事实情况标准仍未改变。

联邦巡回法院于In re Seagate Technology LLC 497 F.3d 1360 (Fed.Cir.2007)一案中终于放弃了Underwater Devices 一案的法制,并明订评估蓄意与否的当前标准。联邦巡回法院分析时表示,Underwater Devices 一案中使用「积极责任」一词,并将责任施于侵权者,使调查较为接近过失标准,且其他情境下若要认定蓄意,则侵权者必须有某种程度的「鲁莽」,因此联邦巡回法院翻转了立场,如今要求专利权人证明(i)有明确及具说服力证据显示,尽管客观上该侵权人的行为极可能构成有效专利的侵权,但受控告的侵权者依然我行我素(以下简称「客观测试」),且(ii)第(i)款的客观侵权风险为受控告的侵权者所知,或由于其极为明显因此受控告的侵权者应已知晓(以下简称「主观测试」)。唯有符合客观测试后,法院才会接着进行主观测试。尽管联邦巡回法院有意让下级法院于未来案件中适用此原则,但测试的顺序显示调查主要为客观性质;除非证据显示侵权者的行为客观上风险极高,否则侵权者的心态不再是重要考虑因子之一。

虽然可预期的是,下级法院于填补前述Seagate规则中构成「客观上高度可能性」的内涵漏洞上会非常辛苦,但下级法院适用此规则的分歧却极少。前述Seagate原则的挑战倒是来自于一个令人意想不到之处。于Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749 (2014)一案中,针对联邦巡回法院判断专利侵权案件是否够「特别」的规则,亦即可否依据美国法典第35部第285条裁定败诉方支付律师费,最高法院采取了不同的见解。这情况与284条极为相似。即使第285条也未规定构成「特别」的明确规则,但加重损害赔偿仅适用于蓄意侵权的相同概念依然适用。因此联邦巡回法院设计了一个三步骤测试,其中一项即判定请求权是否「客观上无根据」。联邦巡回法院于iLOR LLC v. Google, 631 F.3d 1372 (Fed.Cir.2011)一案中证实,此客观上无根据的标准「...等同于[Seagate」一案中...加重损害赔偿的客观上鲁莽的标准」。因此,联邦巡回法院针对第285条的规则遭到推翻后,挑战Seagate原则似乎也只是时间上的问题,对于Halo而言,除了可能取得三倍损害赔偿之外,这对于Halo针对蓄意侵权问题的上诉决定可能也有部分影响。

最高法院的主要问题在于联邦巡回法院的规则太过呆板,联邦巡回法院在解释最高法院Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries Inc., 508 U.S. 49 (1993)一案的判决时发展出这项规则,该判例系关于一项长久以来的反托拉斯原则,其中一般认定针对「显然旨在影响政府行动」的行动(例如针对将造成明显限制竞争效果的法律向政府游说),原告皆无反托拉斯责任(其中包含如前所述之三倍损害赔偿责任),惟前述请愿为虚伪不实且目的仅为干扰竞争对手的商业关系时除外,此时,若请愿遭认定为「客观上无根据」,请愿即为虚伪不实。最高法院于Octane一案中厘清,相对于较为重要的宪法第一修正案政治演说自由,1993年的案件是一项狭獈的例外。易言之,最高法院认为联邦巡回法院不应将仅于非常有限的情形下适用的规则,作为判定加重损害赔偿的重要标准。

基于前述理由,表面上最高法院同意审理Halo案议提出的调卷令几乎本身就是一种「剧透」,因为联邦巡回法院的裁决近期多遭最高法院撤销,况且Halo并未主张最高法院必须解决下级法院适用Seagate规则的分歧。尽管Seagate规则很可能不会维持其目前形式,但未来最高法院如何改变此规则的程度未不明朗。针对此原则实质部分如何改变,法庭之友意见书(amicus brief)提供了许多选择:

(1)蓄意是否为第284条加重损害赔偿的唯一基础?
如前所述,第284条目前或过去的形式从未明确提及对于侵权者科以加重损害赔偿的任何特定适当情况,仅规定法院可斟酌增加损害赔偿。尽管历史解释已注明蓄意侵权为适用加重损害赔偿的一种特定情况,但联邦巡回法院的规则却似乎认定蓄意侵权为加重损害赔偿的唯一基础。这是Gajarsa法官于Seagate判决的同意观点,也获得Halo及一些法院之友的支持。Gajarsa法官认为,历史上有许多次损害赔偿系评估所积欠的合理权利金而计算,不足以满足补偿的目的,且此金额仅得基于补救原因而增加,因此联邦巡回法院将第284条仅适用于蓄意侵权的情形,另辟了一条蹊径,使审判法院可提供较为公正的结果。因此,尽管蓄意侵权或许足以认定加重损害赔偿,但仍非必要基础。

若蓄意非唯一标准,Halo与其他人认为本法的概念较适合采用弹性作法,使法院享有较大裁量权决定是否核给加重损害赔偿。Halo于其诉状中列举的部分因素包含被告规模及财务状况、被告动机及被告是否试图掩盖其不法行为。他们认为如此不仅在进行测试时较有弹性,且更符合加重损害赔偿的原始目的,即遏阻不当行为。

(2)将加重损害赔偿维持仅适用于蓄意侵权,但修改Seagate测试:
其他人指出前述历史情境,并主张将加重损害赔偿局限于蓄意侵权为适当之举,因为除了历史情境明显反应此事实外,国会于2011年Leahy-Smith美国发明法案中新增第298条,基本上将Knorr规则明文化,规定若无律师函,仍不得藉以证明受控告的侵权者蓄意侵犯专利,但国会却未更动第284条。因此有人认为,若国会未将第284条与蓄意侵权及过去案例法相连结,则国会无特别增加第298条的理由。

对于修改Seagate规则,有不少建议实行的方式。例如,美国政府在法庭之友意见书中的立场是,在侵权者诉讼中提出可行的抗辩时,即使侵权者行为时全然故意侵权,但Seagate的目标,依其目前形式,可能产生使侵权者逃避加重损害赔偿的不当结果,因为客观测试明确排除侵权者的心态不予考虑。因此,此规则应加以改变,使评估被告行为时,回归到侵权行为时间点,而非诉讼期间,如此较符合其他许多法律情境的「客观合理性」原则。美国智慧财产法协会提出的法庭之友意见书呼应了美国政府关于被控告侵权者抗辩时点问题的立场,但仍进一步主张蓄意性的调查应置重点于主观的恶意测试,其中应调查被告于侵权发生时是否基于诚信认为其并未侵权或专利是否无效。美国智慧财产法协会认为,此举可于「全盘事实情况」取向及目前的Seagate测试之间取得最佳平衡,而又可维持加重损害赔偿条款应该建立的遏阻效果。

(3)全盘保留Seagate规则:
支持此观点的法庭之友意见书主要由全球大型技术公司提出,一般皆提及维持Seagate原则建立的高门坎加重损害赔偿的重要性。他们主张Halo对于「全盘事实情况」标准的要求会使非专利实施机构(NPE)更能寻求加重损害赔偿,以迫使被告和解,而被告面对诉讼费用及模糊的「全盘事实情况」规则下的法律不确定因素,被告更可能就范。关于前述立场,这些法院之友的其他批评包含如下。对于一家公司而言,若每当认为可能侵犯一项专利时都需要进行辩护,则极不切实际。另外,对于被告而言,所能显示的最好辩护证据仍为律师的意见,若依据Halo的要求,蓄意加重损害赔偿已不再需要蓄意这个条件,那么这又回到Underwater Devices一案的所有问题,第298条也就全无任何意义。最后,这些法庭之友意见书也主张Octane一案系关于第285条当中的律师费,多年来该条已有其自行的法律体系,与第284条的加重损害赔偿性质极为不同。

虽然Halo及部分法院之友所倡议的法条文本解释可能获得部分最高法院法官支持,但由于蓄意侵权及加重损害赔偿之间有久远的历史连系,最高院作成大幅改变使法院能享有适用第284条较广大裁量空间的机会仍相对渺小。然而,由于过去多件指标判例,例如KSR v. Teleflex一案(其中最高法院认为联邦巡回法院判定进步性的原则太过呆板),最终并未如部分人士的预期造成大幅实务的变动。此外,蓄意侵权案件的实证研究也显示,Seagate规则实际上并未大幅降低蓄意侵权的认定。若最高法院采取稳扎稳打的作法修改Seagate测试,尽管此决定必定会引起许多论战,但对于专利实务的影响仍有待观察。