2022.04
蔡毓貞、江曉萱、許家綺
智慧財產局於中華民國（下同）111年2月擇定最高法院110年度台上字第3193號刑事判決為最具參考價值判決之一[1]，此判決主要係涉及營業秘密案件中秘密性要件之認定，及被告採取「還原工程」之抗辯是否足以推翻秘密性等重要爭議，本文將解析此案歷審判決之理由，並提供相關建議。
一、前言：何謂營業秘密？何謂還原工程？
侵害營業秘密案件之審理包括兩大部分，首須審究「涉訟標的是否屬於營業秘密」，其次認定「被告行為是否構成營業秘密侵害」。關於「涉訟標的是否屬於營業秘密」，即須依營業秘密法第2條規定審酌涉訟標的是否符合營業秘密三要件：（一）秘密性：非一般涉及該類資訊之人所知者；（二）經濟性：因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；（三）所有人已採取合理之保密措施者。
在營業秘密訴訟中，被告提出「還原工程抗辯」，是指被告主張如果涉訟標的能夠透過還原工程（即拆解分析產品，逆向回推其處理流程、組織結構、功能效能及規格等設計要素，藉以瞭解該產品之製造或研發方法等資訊）進行解析，則該標的即屬於「一般涉及該類資訊之人所知」，欠缺秘密性，因此不是營業秘密。關於還原工程抗辯能否成功推翻秘密性要件，從最高法院110年度台上字第3193號刑事判決及其歷審法院見解可知，法院實務見解上存在極大爭議。
二、案例解析：最高法院110年度台上字第3193號刑事判決
(一) 案件背景事實
被告A原擔任告訴人公司之總經理，於任職期間曾受客戶委託設計及製造UV雙面成形機，包含PDF圖檔及CAD檔。嗣後，被告A自告訴人公司離職並設立一B公司，後續為執行B公司委託代工廠製造UV雙面成形機之業務時，將被告A先前於不詳時間以不詳之方式取得告訴人公司UV雙面成形機相關圖檔並寄予B公司之客戶，因此告訴人公司對A提起侵害營業秘密之刑事告訴。
在本件秘密性的攻防方面，告訴人公司主張CAD檔是客製化之設計、為其所有，被告有此一CAD圖檔，相關機具製造領域具習知技術之人即得據以製造UV雙面成形機。被告則提出還原工程抗辯，主張CAD檔欠缺秘密性。
(二) 一審判決認為還原工程抗辯不成立，理由為即便藉由原機拆解測量，也無法輕易獲得系爭CAD圖檔之完整資訊
本案一審判決（臺灣臺中地方法院107年度智訴字第1號刑事判決）認為告訴人公司雖然曾銷售UV雙面成形機並交付相關PDF檔案寄予特定客戶，但營業秘密之秘密性，係屬相對性，並非絕對性。營業秘密所有人有保密之主觀意圖，基於事業活動之銷售契約，才將其營業秘密合理揭露提供予特定客戶，不會因此喪失秘密性。又，PDF檔案與CAD圖檔不盡相同，CAD檔能夠以精確尺寸繪製機械各元件並分置於不同圖層，並有紀錄包含「元件外形、元件尺寸、部分元件的表面加工精度及元件間的空間配置」等資訊，此非依靠PDF檔案所能夠還原之內容；且即便藉由原機拆解測量，也無法輕易獲得前述資訊，因此CAD檔仍具有秘密性。
(三) 二審判決認為還原工程抗辯成立，理由為只要將實機拆解成元件，以目前早已成熟的三次元量測儀技術簡單施以量測，就可以測到幾乎完全接近實際元件尺寸的數值
然而，本案二審判決（智慧財產及商業法院108年度刑智上訴字第37號刑事判決）則作成截然不同的判斷，其認為雖然CAD圖檔之內容乃依精確尺寸繪製UV雙面成形機各元件並分置於不同圖層，包含「元件外形、元件尺寸、部分元件的表面加工精度（倒三角形符號）及元件間的空間配置」等資訊，惟就「元件外形、元件間的空間配置關係、元件尺寸」部分，只要將實機拆解成元件，以目前早已成熟的三次元量測儀技術簡單施以量測，就可以測到幾乎完全接近實際元件尺寸的數值，因此不具「秘密性」。
(四) 最高法院撤銷二審判決，理由為二審判決忽略還原工程合法性前提、必須投入的成本與實際操作的困難性
面對本件一二審大相逕庭之見解，最高法院作成110年度台上字第3193號刑事判決，闡明營業秘密法還原工程抗辯之相關法律見解。首先，其認為二審的判斷忽略了還原工程合法性前提、必須投入的成本與實際操作的困難性。具體而言，倘若該還原工程之實施須付出相當之成本（如金錢、時間、專業儀器、專業知識等），足見該產品中之資訊並非輕易可得，第三人欲知其中之資訊，仍須付出相當心力方可獲得，堪認該資訊依然具有機密性，當受營業秘密之保護。
再者，如行為人係以不正當管道取得營業秘密所附著之物，即便投入相當心力還原而獲得營業秘密，仍應認其行為屬於「不正當方法」，本件原判決僅記載被告以不詳的方式取得營業秘密所附著之檔案，未進一步審就其取得檔案之適法性。
綜上所述，最高法院認為本件UV雙面成形機之零組件數量之多，拆解程序繁雜必須費相當之心力、時間及費用，且測量過程中可能存在誤差，被告是否能以還原工程得知相同之圖檔，尚非無疑，因此其認為CAD檔具有秘密性，且被告取得營業秘密的手段是否正當仍有疑義。
三、筆者見解
筆者肯認本案一審法院及最高法院之見解，亦即實務上不應輕易准許侵害人以還原工程抗辯翻推秘密性要件，避免營業秘密所有人之研發成本付諸流水。再者，本案歷審法院對於還原工程抗辯的認定，不論最終是否予以採納，其背後的論理存在較高的不明確性，不利於形成穩定的法律秩序。
筆者建議我國科技業除了專利佈局之外，也不要忘了對於適於以營業秘密方式保護的製程技術、設計規格及製造參數等進行營業秘密保護的布局，包括建立相應的管理機制、採取合理的保密措施，以及定期彙整相關研發成本、支出勞費等資訊，以作為秘密性及經濟性之有利佐證。
[1] 經濟部智慧財產局營業秘密專區: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-12-902753-cb6b1-1.html